Когда возможно аннулирование патента на изобретение?

Несмотря на то, что как правило, в долгосрочной перспективе патентоохраняемые объекты характеризуются свойствами неконкурирующего и неисключающего использования, то есть рано или поздно просачиваются в открытый доступ, тем не менее, правообладатели нередко используют патенты в качестве инструмента недобросовестного воздействия на конкурентов.

Так, за последнее время произошло несколько достаточно громких случаев, когда владельцы патентов на изобретения отыскивали пробелы в патентных портфолио инновационных компаний и обвиняли их в нарушении своих исключительных прав. Разумеется, под угрозой срыва запуска дорогостоящего продукта, такие стартапы принимали любые, самые невыгодные условия конкурентов. Кроме того, известны ситуации, когда требование о приостановке использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС) со стороны собственника патента на изобретение полностью блокировало бизнес.

В практике экспертов бюро ТИА ВИС также имеются кейсы, когда обладатель патента необоснованно отказывал соискателям в заключении лицензионного соглашения, при том, что сам имеющиеся патенты не использовал, лишая, возможности развития предприятия, которые стремились получить право на изобретение легальным путем. В некоторых западных странах для подобных случаев разрабатывается институт принудительной лицензии, однако в России он встречается пока лишь в научных трудах. Тем не менее, и наше действующее гражданское законодательство предлагает некоторые действенные способы разрешения конфликтных ситуаций между недобросовестным владельцем патента и лицом, заинтересованным в использовании ОИС. В статье мы рассмотрим возможность аннулирования патента в случае злоупотреблений со стороны собственника.

Это:
1) несоответствие патента условиям патентоспособности, которыми для изобретения являются: новизна, промышленная применимость и соответствие изобретательскому уровню. Палата по патентным спорам Роспатента в 2008 году удовлетворила требования об аннулировании патента от ООО «Агро Эксперт Групп», мотивированные несоответствием новизны запатентованного американской компанией изобретения – химического соединения, предназначенного для борьбы с нежелательной растительностью.

2) несоответствие документов заявки о регистрации патента, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. Например, по мнению эксперта, причинно-следственная связь между всеми признаками изобретения и ожидаемым результатом отсутствует или является не очевидной. Интересно, что данное основание для признания охранного документа недействительным было внесено в Гражданский кодекс РФ всего 8 лет назад, поэтому практика его использования пока только нарабатывается.

3) наличие в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату. В случае подачи возражений по данному пункту госорган должен проверить, приведены ли в документах и чертежах, приложенных к заявке на регистрацию патентов, все средства и методы, с помощью которых изобретение может существовать в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы.

4) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные ОИС с одинаковой датой приоритета. В отношении этого положения можно вспомнить кейс 2020 года, когда компания ООО «Аквафор» добилась признания полностью недействительным патента частного лица на изобретение способа рекламирования, который заключался в том, что рекламная информация кодировалась в двухмерном штриходе, который потом считывался устройством потребителя. Оказалось, что с подобными новациями заявились сразу несколько разработчиков.

5) указание в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым.

Любое заинтересованное лицо вправе потребовать признать действующий патент недействительным, подав возражения против его выдачи и указав одно или несколько из вышеприведенных оснований.

Обращаться с возражением против выдачи патента следует в Палату по патентным спорам Роспатента или (при нарушении указания в патенте автора или владельца) – в Суд по интеллектуальным правам.

По логике закона, заявитель не должен обосновывать собственную заинтересованность в аннулировании, ведь очевидно, что патент предоставляет владельцу существенные преференции на рынке, а наличие какого-то из признаков его неохраноспособности автоматически делает эти преимущества полученными нелегитимно, что безусловно нарушает права других участников товарооборота. Однако в некоторых случаях надзорные органы могут все же попросить обосновать причину обращения.

Мы советуем очень тщательно проработать мотивировочную часть о необходимости аннулирования патента, изложить веские доводы по вашей позиции, подкрепив их научными данными, расчетами, ссылками на справочную литературу или судебную практику, патентами на похожие ОИС, переводами иностранных источников. Потребуется также оплатить госпошлину. Документы подаются в бумажном или электронном виде, в последнем случае они должны быть скреплены электронной подписью.

В течение месяца в Роспатенте проводится формальная проверка поданных документов, по результатам которой заявитель уведомляется о промежуточном результате. Не позднее, чем по истечении 8 месяцев после этого, должно быть проведено заседание Коллегии по патентным спорам. На каждом этапе до принятия решения об аннулировании у экспертов могут возникнуть вопросы, потребоваться дополнительные документы, предоставление которых также регламентировано специальными сроками.

После вынесения коллегией решения, оно должно быть в течение 2 месяцев утверждено руководителем Роспатента. На оспаривание нежелательного результата в Суде по интеллектуальным правам у заявителя есть трехмесячный срок.

Что касается судебного аннулирования патента, здесь тоже есть свои особенности. Например, обжалование решения возможно только в Президиум этого же Суда по интеллектуальным правам.

Стоит отметить, что право лицензиатов на использование ОИС прекращается в момент, когда патент признан недействительным.

С точки зрения процедуры, признание патентов недействительными довольно запутано и формализовано, а результат сильно зависит от убедительности аргументов заявителя, поэтому имеет смысл прибегнуть к помощи профессионалов, которые хорошо разбираются в алгоритме процесса практически изнутри. Опытные поверенные бюро ТИА ВИС последовательно проведут проверку патентов и спорного ОИС по всем признакам охраноспособности, помогут определиться с административным органом, который в вашем случае уполномочен рассматривать возражения, возьмут на себя оформление всей необходимой документации и взаимодействие с патентным ведомством или судом на всех стадиях работы по аннулированию патента.

Как известно, срок действия патентов в России составляет 20 лет, и каждый год за поддержание в силе охранного документа взимается патентная пошлина, размер которой ежегодно увеличивается. Действие патента, госпошлина за содержание которого не уплачена в срок, автоматически прекращается, но пропущенный срок можно восстановить по ходатайству. Однако иногда правообладатель не использует ОИС и желает отказаться от бремени его содержания. Кроме того, в ряде случаев требуется корректировка содержания исключительных прав, ведь наука не стоит на месте и время от времени нужен апгрейт любых результатов интеллектуальной деятельности. В этом случае владелец патента имеет возможность подачи отказа (или частичного отказа) от своего права. Для этого в Роспатент подается заявление по установленной форме, после чего патент будет аннулирован полностью или в части, или, по вашему желанию, преобразован в другой вид ОИС, например, полезную модель.