Правообладатель вправе за вознаграждение передать право на объект другому лицу или предоставить право пользования этим объектом другим лицам на определенное время, заключив соответствующий договор: отчуждения, лицензионный, коммерческой концессии, залога.
Рассмотрим отдельно каждый вид передачи.
Договор отчуждения права
При отчуждении права ТМ полностью переходит к новому владельцу, который становится его законным правообладателем, только новый владелец может распоряжаться переданным объектом, старый владелец теряет право пользования и распоряжения.
Основные цели, для которых правообладатели осуществляют отчуждение права:
- продажа ТМ другому лицу;
- реорганизация предприятия (слияние, присоединение, разделение, выделение);
- прекращение действия фирмы-правообладателя с сохранением правовой охраны объекта;
- при перераспределении активов между дочерними предприятиями.
Для отчуждения стороны должны заключить договор и обязательно предусмотреть условия:
- предмет договора (номер обозначения, его описание, даты приоритета и истечения срока регистрации);
- список товаров/услуг, в отношении которых передается право;
- условие о размере вознаграждения.
Отчуждение исключительного права должно быть зарегистрировано в Роспатенте. При несоблюдении требования о регистрации переход права считается несостоявшимся.
Для регистрации отчуждения предусмотрено два порядка подачи документов в Роспатент.
- заявление о регистрации, подписанное двумя сторонами договора;
- договор отчуждения;
- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
- документ об уплате пошлины.
- заявление о регистрации, подписанное одной из сторон договора;
- один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении правом; нотариально удостоверенная выписка из него; договор об отчуждении;
- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
- документ об уплате пошлины.
Срок экспертизы и регистрации отчуждения в Роспатенте — не более 45 рабочих дней со дня поступления документов. В этот срок Роспатент может направить письмо-уведомление о несоблюдении условий регистрации с предложением представить необходимые недостающие или исправленные документы. В этом случае срок увеличивается на 3 месяца.
По результатам рассмотрения заявления Роспатент осуществляет регистрацию, фиксирует переход права в реестре или отказывает в регистрации.
Лицензионный
Также правообладатель может предоставить право пользования обозначением другим лицам на определенное время. В отличие от договора отчуждения права, после заключения лицензионного за правообладателем сохраняется право распоряжаться обозначением.
Основные цели, для которых правообладатели осуществляют передачу в пользование права:
- получение материальной выгоды при использовании ТМ третьими лицами;
- разрешения пользоваться объектои третьими лицами;
- пользования одного объекта несколькими дочерними предприятиями.
Лицом, которому предоставляется право пользования, м.б. только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
- предмет (описание ТМ регистрационный номер, даты приоритета, регистрации и истечения срока регистрации);
- список товаров и услуг ТМ, в отношении которых третье лицо может ее использовать;
- способы и объем, в котором лицо может ее использовать;
- условие о вознаграждении;
- срок, в течение которого пользователь может использовать ТМ (по умолчанию – 5 лет);
- территория, на которой предоставляется использование обозначение (по умолчанию – РФ);
- пользователь (лицензиат) может использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором;
- условие о возможности или запрете лицензиату выдачи сублицензий другим лицам;
- условие о качестве товаров/услуг (пользователь обязан обеспечить соответствие производимых или реализуемых товаров/услуг требованиям к качеству);
- заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
Порядок выплаты вознаграждения устанавливается по договоренности сторон, выплаты бывают:
- единовременная оплата фиксированной суммы;
- поэтапная оплата фиксированной суммы;
- ежемесячная (ежеквартальная, ежегодная или др.) выплата;
- процентные отчисления (роялти) от реализованной продукции;
- комбинированные – комбинация вышеуказанных видов.
Виды переходов права пользования к лицензиату:
Неисключительная лицензия — правообладатель может выдавать лицензии другим лицам и сам может использовать обозначение в тех пределах, в которых право пользования предоставлено пользователю (по умолчанию — лицензия предполагается простой (неисключительной).
Исключительная лицензия — правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам, но может сам использовать обозначение в тех пределах, в которых право предоставлено пользователю;
Полная исключительная лицензия — правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам и не может сам использовать ТМ в тех пределах, в которых право использования предоставлено пользователю.
Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
Он включает право на знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др.
- предмет договора: какие объекты передаются в пользование;
- размер и порядок выплаты вознаграждения;
- как разрешено использовать предоставленные объекты;
- условие о неразглашении секретов производства и конфиденциальной информации;
- требование соблюдать установленные стандарты качества товаров/ услуг;
- территория, на которой можно использовать объекты;
- срок действия договора;
- возможность заключать договор субконцессии;
- требование не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора;
- запрет для пользователя заключать договоры коммерческой концессии с конкурентами правообладателя;
- обязанность пользователя согласовывать с правообладателем расположение коммерческих помещений;
- требование к пользователю реализовывать товары / услуги по назначенным правообладателем ценам.
Залог
Залог ТМ выполняет защитную функцию, предоставляет кредитору право удовлетворить свой интерес непосредственно за счет стоимости заложенной ТМ, а также стимулирующую функцию, в том случае, когда залогодателем является сам должник по основному обязательству, он стремится надлежаще исполнить основное обязательство, во избежание утраты права.
Положения о залоге исключительных прав содержатся в специальной норме — ст. 358.18 ГК РФ. Когда заключается договор залога, необходимо различать две ситуации: когда предметом залога является собственно исключительное право на ТМ.
В зависимости от этого решается вопрос о применимых правовых нормах. В первом случае применяются общие положения о залоге (ст.334-356 ГК РФ), а во втором положения о залоге обязательственных прав (ст.358.1-358.8 ГК РФ).
Использование ТМ как предмета залога имеет свои плюсы:
- возможность получения дополнительно %-ого дохода;
- расширение клиентской базы в лице заемщиков;
- расширение залогового портфеля;
- снижение расходов банка-кредитора по кредитной сделке по сравнению с традиционными видами залога;
- возможность оперативной проверки товарного знака по реестру Роспатента в режиме он-лайн.
Патентные поверенные подберут для вас индивидуальную стратегию работы, независимо от ваших целей и сложности поставленной задачи. Наше бюро помогает клиентам в работе с товарными знаками и не только уже более 30 лет, и для нас нет ничего невозможного! Приходите к нам за помощью на любом этапе – если есть только идея или если уже пора регистрировать вашу интеллектуальную собственность. Индивидуальный подход и внимание к деталям гарантируем!
Свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте, и мы с радостью ответим на ваши вопросы!
