Виды передачи
Правообладатель вправе за вознаграждение передать право на объект другому лицу или предоставить право пользования этим объектом другим лицам на определенное время, заключив соответствующий договор: отчуждения, лицензионный, коммерческой концессии, залога. Рассмотрим отдельно каждый вид передачи.
Договор отчуждения права
При отчуждении права ТМ полностью переходит к новому владельцу, который становится его законным правообладателем, только новый владелец может распоряжаться переданным объектом, старый владелец теряет право пользования и распоряжения. Основные цели, для которых правообладатели осуществляют отчуждение права:
- продажа ТМ другому лицу;
- реорганизация предприятия (слияние, присоединение, разделение, выделение);
- прекращение действия фирмы-правообладателя с сохранением правовой охраны объекта;
- при перераспределении активов между дочерними предприятиями.
Для отчуждения стороны должны заключить договор и обязательно предусмотреть условия:
- предмет договора (номер обозначения, его описание, даты приоритета и истечения срока регистрации);
- список товаров/услуг, в отношении которых передается право;
- условие о размере вознаграждения.
Отчуждение исключительного права должно быть зарегистрировано в Роспатенте. При несоблюдении требования о регистрации переход права считается несостоявшимся.
Для регистрации отчуждения предусмотрено два порядка подачи документов в Роспатент.
В Роспатент подаются документы от имени двух сторон договора:
- заявление о регистрации, подписанное двумя сторонами договора;
- договор отчуждения;
- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
- документ об уплате пошлины.
- заявление о регистрации, подписанное одной из сторон договора;
- один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении правом; нотариально удостоверенная выписка из него; договор об отчуждении;
- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
- документ об уплате пошлины.
Срок экспертизы и регистрации отчуждения в Роспатенте — не более 45 рабочих дней со дня поступления документов. В этот срок Роспатент может направить письмо-уведомление о несоблюдении условий регистрации с предложением представить необходимые недостающие или исправленные документы. В этом случае срок увеличивается на 3 месяца.
По результатам рассмотрения заявления Роспатент осуществляет регистрацию, фиксирует переход права в реестре или отказывает в регистрации.
Лицензионный
Также правообладатель может предоставить право пользования обозначением другим лицам на определенное время. В отличие от договора отчуждения права, после заключения лицензионного за правообладателем сохраняется право распоряжаться обозначением.
Основные цели, для которых правообладатели осуществляют передачу в пользование права:
- получение материальной выгоды при использовании ТМ третьими лицами;
- разрешения пользоваться объектои третьими лицами;
- пользования одного объекта несколькими дочерними предприятиями.
Лицом, которому предоставляется право пользования, м.б. только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
В договоре обязательно должны быть предусмотрены условия:
- предмет (описание ТМ регистрационный номер, даты приоритета, регистрации и истечения срока регистрации);
- список товаров и услуг ТМ, в отношении которых третье лицо может ее использовать;
- способы и объем, в котором лицо может ее использовать;
- условие о вознаграждении;
- срок, в течение которого пользователь может использовать ТМ (по умолчанию – 5 лет);
- территория, на которой предоставляется использование обозначение (по умолчанию – РФ);
- пользователь (лицензиат) может использовать объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором;
- условие о возможности или запрете лицензиату выдачи сублицензий другим лицам;
- условие о качестве товаров/услуг (пользователь обязан обеспечить соответствие производимых или реализуемых товаров/услуг требованиям к качеству);
- заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
Порядок выплаты вознаграждения устанавливается по договоренности сторон, выплаты бывают:
- единовременная оплата фиксированной суммы;
- поэтапная оплата фиксированной суммы;
- ежемесячная (ежеквартальная, ежегодная или др.) выплата;
- процентные отчисления (роялти) от реализованной продукции;
- комбинированные – комбинация вышеуказанных видов.
Виды переходов права пользования к лицензиату:
- Неисключительная лицензия — правообладатель может выдавать лицензии другим лицам и сам может использовать обозначение в тех пределах, в которых право пользования предоставлено пользователю (по умолчанию — лицензия предполагается простой (неисключительной).
- Исключительная лицензия — правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам, но может сам использовать обозначение в тех пределах, в которых право предоставлено пользователю;
- Полная исключительная лицензия — правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам и не может сам использовать ТМ в тех пределах, в которых право использования предоставлено пользователю.
Договор на право пользования ТМ регистрируется по процедуре схожей договору отчуждения права.
Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
По договору коммерческой концессии (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок / без указания срока право на использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав.
Он включает право на знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др.
В договоре обязательно должны присутствовать следующие существенные условия:
- предмет договора: какие объекты передаются в пользование;
- размер и порядок выплаты вознаграждения;
- как разрешено использовать предоставленные объекты;
- условие о неразглашении секретов производства и конфиденциальной информации;
- требование соблюдать установленные стандарты качества товаров/ услуг;
- территория, на которой можно использовать объекты;
- срок действия договора;
- возможность заключать договор субконцессии;
- требование не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора;
- запрет для пользователя заключать договоры коммерческой концессии с конкурентами правообладателя;
- обязанность пользователя согласовывать с правообладателем расположение коммерческих помещений;
- требование к пользователю реализовывать товары / услуги по назначенным правообладателем ценам.
Порядок регистрации договора коммерческой концессии аналогичен порядку регистрации договора отчуждения права.
Залог
Залог ТМ выполняет защитную функцию, предоставляет кредитору право удовлетворить свой интерес непосредственно за счет стоимости заложенной ТМ, а также стимулирующую функцию, в том случае, когда залогодателем является сам должник по основному обязательству, он стремится надлежаще исполнить основное обязательство, во избежание утраты права.
Положения о залоге исключительных прав содержатся в специальной норме — ст. 358.18 ГК РФ. Когда заключается договор залога, необходимо различать две ситуации: когда предметом залога является собственно исключительное право на ТМ.
Вторая – когда в качестве такого предмета выступают права по договору об отчуждении и по лицензионному (сублицензионному). В зависимости от этого решается вопрос о применимых правовых нормах. В первом случае применяются общие положения о залоге (ст.334-356 ГК РФ), а во втором положения о залоге обязательственных прав (ст.358.1-358.8 ГК РФ).
Использование ТМ как предмета залога имеет свои плюсы:
- возможность получения дополнительно %-ого дохода;
- расширение клиентской базы в лице заемщиков;
- расширение залогового портфеля;
- снижение расходов банка-кредитора по кредитной сделке по сравнению с традиционными видами залога;
- возможность оперативной проверки товарного знака по реестру Роспатента в режиме он-лайн.
Порядок регистрации договора залога аналогичен порядку регистрации договора отчуждения права.
Юристы Бюро «ВИС» проводят консультации и полное сопровождение договоров распоряжения ТМ, помогают составить договор.
Патентные поверенные подберут для вас индивидуальную стратегию работы, независимо от ваших целей и сложности поставленной задачи. Наше бюро помогает клиентам в работе с товарными знаками и не только уже более 30 лет, и для нас нет ничего невозможного! Приходите к нам за помощью на любом этапе – если есть только идея или если уже пора регистрировать вашу интеллектуальную собственность. Индивидуальный подход и внимание к деталям гарантируем!
Свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте, и мы с радостью ответим на ваши вопросы!
