Как продать или передать бренд другой компании

Что такое бренд?

Бренд — нематериальный актив компании. Он помогает отстроиться от конкурентов, зарабатывать, повышать узнаваемость товаров и услуг. Его можно продать и купить. Покупая бренд, компания приобретает не название, а образ и статус, которые она заработала.

Кто и как может заключать сделки с брендом

Бренд может не только защищать права и интересы владельца, но и приносить доход в результате распоряжения интеллектуальными правами на нее.

Распоряжение исключительным правом на бренд — передача права на его использование третьим лицам, либо продажа права на обозначение в полном объеме.

Заключать сделки с товарным знаком могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Физические лица участвовать в сделке не могут.

Передавать права на товарный знак можно как на основании договора, так и без него.

В зависимости от ситуации, владелец может заключить следующие соглашения по передаче права на бренд:

• Лицензионный договор.
• Франчайзинг или договор коммерческой концессии.
• Договор об отчуждении исключительного права на торговую марку.
• Залог товарного знака.

Лицензионный договор

По лицензионному соглашению правообладатель передает в пользование другой стороне право использовать брендовое обозначение на условиях, предусмотренных договором. Права могут передаваться полностью или по части зарегистрированных МКТУ. Соглашение на основании лицензии заключается чаще всего в следующих случаях: для изготовления товаров с маркировкой популярного знака с целью продвижения на рынке без больших затрат и если обозначение, которое хотел зарегистрировать предприниматель уже занято.

Владелец знака получает дополнительный доход и расширяет рынок продаж. Также собственник может заключить лицензионное соглашение в том случае, если хочет поменять сферу деятельности, но оставить товарный знак за собой.

В зависимости от объема передаваемых прав различают два вида лицензии:

• Неисключительная. После заключения договора у владельца знака остается право на его использование. Правообладатель может передать часть прав неограниченному кругу лиц.
•  Исключительная. Право на обозначение передается только одному пользователю. Правообладатель не вправе предоставлять аналогичную лицензию другим предпринимателям.

У юристов компании «ВИС» большой опыт в разработке и заключении договоров по распоряжению исключительным правом на все виды интеллектуальной собственности.

При заключении лицензионного соглашения советуем обратить внимание на следующие особенности:

• Исключительные права принадлежат владельцу. Покупатель пользуется брендом в рамках сделки.
• В сделке стороны могут учесть: условия о праве или обязанности пользователя на заключение соглашения сублицензии, использование знака, территория действия, вид деятельности, где разрешается использовать знак и другие.
• У собственника товарного знака сохраняется возможность распоряжаться своим правом. Он может заключить одновременно несколько договоров на одно обозначение. Чтобы этого не произошло, пропишите в договоре условие запрещающее заключать соглашение с другими лицами.
• Срок лицензии определяется сторонами, но не более срока действия свидетельства.
• Условия о возмездности или безвозмездности соглашения стороны определяют самостоятельно.
• Владелец товарного знака контролирует качество реализуемых продуктов, которые отмечены переданным по сделке знаком.

Способы расчета — на усмотрение сторон. Допускаются единоразовая или фиксированная сумма, либо процент от дохода пользователя, которые им получены благодаря пользованию брендом.

Франчайзинг

Суть франчайзинга заключается в том, что правообладатель разрешает другой стороне начать бизнес под своим брендом и по готовой схеме за плату.

В рамках контракта, как правило, передаются права и на другие объекты нематериальной собственности: патенты, изобретения, ноу-хау, технологии производства.

Покупая франшизу, собственнику бизнеса не нужно ничего придумывать, создавать бизнес-план — все сделано за него.

Известные примеры франшиз: «Пятерочка», «SUBWAY», «Макдональдс», «Бургер Кинг», «SELA» и другие.

В соглашение по франчайзингу стороны могут включить:

• систему контроля за работой пользователя;
• консультации владельца знака;
• оказание помощи в подборе и обучении сотрудников;
• обязательство пользователя использовать дизайн помещения, предложенный владельцем обозначения;
• цены на продукцию и другие условия.

Владелец товарного знака должен контролировать качество товаров и обслуживания клиентов. Пользователь — следовать инструкциям правообладателя.

Например, если вы приобрели франшизу «Бургер Кинга», то можете открыть свой ресторан. Но при этом должны соблюдать фирменный стиль торговой марки, правила правообладателя и платить ему вознаграждение.

Такая форма организации бизнеса значительно сужает свободу действий в принятии решений. С другой стороны, именно строгие рамки спасают начинающих предпринимателей от краха, не позволив совершить ошибок.

Стоимость франшизы формируется из двух показателей: паушальный взнос — разовый, вступительный платеж и роялти — регулярный платеж, который выплачивается ежемесячно в течение всего срока действия сделки.

По осуществлению деятельности выделяют следующие виды франшиз.

• Бизнес. Заключается в передаче правообладателем покупателю всего необходимого, чтобы сразу приступить к работе. Франчайзи (покупатель) получает товар, стратегию, методику продаж. Франчайзер (продавец) помогает с дизайном рабочего места, оборудованием, рекламой. По этой модели работают салоны красоты, кафе.
• Товарная. Эта категория позволяет франчайзи реализовывать продукцию правообладателя под его брендом. Собственник, в свою очередь, занимается продвижением товаров и услуг. Пример товарной франшизы — магазины обуви, одежды.
• Производственная. Вид франшизы, которая дает возможность покупателю самому изготавливать и реализовывать товары под брендом правообладателя. По этому сценарию открываются заводы.

По количеству организаций выделяют:

• Прямую франшизу. Покупатель может открыть только один объект.
• Мульти-франшизу. Франчайзи обязан открыть несколько объектов на определенной локации в утвержденные сроки.
• Золотую франшизу. Покупатель получает монополию на работу под торговой маркой в ​​конкретной области. И сама становится франчайзером. Это означает, что франчайзи не просто запускает свой бизнес, но и продает франшизу другим фирмам, тем самым продвигает марку.

Прежде чем заключить сделку, рекомендуем выяснить следующее:

• как долго предлагается франшиза;
• финансовые данные знака за последние несколько лет;
• какую реально поддержку оказывает правообладатель;
• сколько франчайзи закрылось;
• зарегистрирован ли знак в установленном законом порядке.

При продаже франшизы товарный знак должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Продавать франшизу без товарного знака опасно. Сделку могут признать недействительной, а продавца заставят вернуть покупателю деньги с процентами. Хотя иногда предпринимателей это не останавливает.

Так, по решению суда компания «Тандем» отсудила у ООО «Карп и Карась» 1 667 000 рублей, которые заплатила за франшизу и 159 017, 36 рубля за использование чужих денег. Плюс судебные расходы. Основанием послужил отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Karlsson—Воот», франшиза на которую уже была продана ответчиком истцу (Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 марта 2020 года по делу № А56—131991/2019).

Договор об отчуждении исключительного права

По договору об отчуждении исключительного права владелец обозначения передает другой стороне (приобретателю) все зарегистрированные права на торговое обозначение без исключения.

После заключения сделки приобретатель может распоряжаться товарным знаком так, как посчитает нужным. А именно:

• использовать обозначение;
• оформить лицензионные соглашения и франчайзинг;
• передать товарное обозначение в залог;
• передать по наследству.

При заключении соглашения об отчуждении нужно учитывать следующие нюансы:

• Приобретателю переходят права и обязанности в полном объеме.
• В договоре можно прописать обязанность о будущей передаче прав.
• Закон запрещает отчуждение, если это может ввести клиентов в заблуждение.
• Гражданский кодекс РФ не содержит требований о возмездности сделки. Эти вопросы стороны разрешают по соглашению.
• Контракт заключается письменно. Иначе его признают недействительным.
• Можно передать права на обозначение лишь в отношении части продукции, указанных в свидетельстве. Но для этого оставшиеся товары и услуги должны быть неоднородными по отношению к тем, права на которые переданы.

Залог товарного знака

Товарное обозначение передается в залог для того, чтобы обеспечить заем денег./p>

На что следует обратить внимание:

• После заключения залога правообладатель может распоряжаться объектом интеллектуальной собственности и дальше, если в соглашении не прописано иное. К примеру, в сделке можно отразить ограничение, что владелец без согласия залогодержателя не вправе заключать лицензионные соглашения.
• Если заложено право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в соглашении необходимо добавить условие, которое обязывает собственника сохранить объекты патентного права.
• Если залоговые обязательства собственником не исполняются, залогодатель получает все права на знак.
• Доход, полученный от применения объекта исключительного права, может быть передан в залог.
• Право на товарный знак может быть прекращено, если им не пользуется владелец более 3 лет. Поэтому при заключении соглашения нужно убедиться в том, что он используется собственником.

Критерии определения товарного знака в качестве объекта залога — отчуждаемость прав и возможность его оценки.

Переход исключительного права на бренд без сделки

Допускается в случаях:

• универсального правопреемства: реорганизации организации и наследовании;
• обращения взыскания на имущество правообладателя;
• на основании судебного решения.

Данная процедура регистрируется в Роспатенте.

Как и где зарегистрировать

Переход исключительного права на знак подлежит государственной регистрации. При этом регистрируется не само соглашение, а переход права на обозначение.

Для регистрации по сделке нужно представить в Роспатент заявление по форме и приложить следующие документы.

• На выбор заявителя: уведомление, которое подтверждает передачу права с подписями сторон, нотариально удостоверенная выписка из соглашения, либо заключенный контракт.
• Квитанция об оплате пошлины.
• Для регистрации без сделки в регистрирующий орган необходимо представить: заявление;
• документы, подтверждающие передачу права;
• квитанция об оплате пошлины.

Федеральный орган рассматривает заявление в течение двух месяцев и принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации контракта или перехода исключительного права без сделки.

Подведем итоги:

Передать право на знак можно как по сделке, так и без него. Независимо от формы передачи прав, соглашение начинает действовать только после регистрации в Роспатенте. Формы и содержания соглашений, на основании которых передаются права на обозначение, закреплены в Гражданском кодексе РФ.

При заключении лицензионного соглашения и франчайзинга правообладатель сохраняет право на знак, но использовать его могут и другие компании. В рамках контракта отчуждения собственник передает все свои права и обязанности приобретателю. Закон предоставляет собственнику знака возможность заключить одновременно несколько лицензионных соглашений, если в контракте не указано иное.

При передаче в залог товарного знака собственник может распоряжаться им и дальше, если контрактом не предусмотрено иное. Право на распоряжение брендом может быть закреплено в решении суда. В этой ситуации в Роспатент представляется судебный акт.

Как показывает практика, существует много подводных камней, которые могут повлиять на исполнение соглашения. Если вам требуется консультация в этом вопросе, рекомендуем обратиться к нашим сотрудникам.

Юристы компании «ВИС» оказывают весь спектр услуг, связанный с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности. Патентные поверенные помогут вам подготовить и оформить любой вид сделки, зарегистрировать его в Роспатенте и возьмут на себя решение других вопросов.

Позвоните нам по телефону или задайте вопросы через форму на сайте. Мы будем рады вам помочь!