Вопрос-ответ

Сублицензионный договор на использование товарного знака, фактически действующий несколько лет, не зарегистрирован в Роспатенте. В сублицензионном договоре есть условие о распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до его государственной регистрации.

Является ли в этом случае сублицензионный договор на использование товарного знака действующим, а также каковы возможные гражданско-правовые последствия работы по незарегистрированному сублицензионному договору?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В отсутствие государственной регистрации сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является недействительным, а использование товарного знака по такому договору - незаконным.

Правообладатель вправе предъявить лицу, незаконно использующему товарный знак, требования, предусмотренные ст. 1515 ГК РФ. Уплаченные по такому договору деньги могут быть истребованы у лицензиата.

За незаконное использование товарного знака предусмотрена административная ответственность.

Обоснование вывода:

Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Кроме того, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования этого средства индивидуализации по лицензионному договору (п. 1 ст. 1233, ст. 1235 ГК РФ).

При письменном согласии правообладателя лицо, использующее средство индивидуализации на основании лицензионного договора, может предоставить такое право использования другому лицу по сублицензионному договору (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на средство индивидуализации (а к таким средствам, как следует из п. 1 ст. 1477 ГК РФ, относится и товарный знак) признается и охраняется при условии государственной регистрации такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК РФ). В случаях, когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, предоставление права использования такого средства по договору также подлежит государственной регистрации. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора о предоставлении другому лицу права использования средства индивидуализации влечет недействительность соответствующего договора (пункты 2 и 6 той же статьи).

Согласно п. 1. ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (то есть и сублицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из сказанного следует, что в отсутствие государственной регистрации сублицензионного договора, по которому предоставляется право использования товарного знака, такой договор является недействительным. В силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Исходя из положений п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ в случае, если фактическое использование товарного знака сублицензиат начал до государственной регистрации сублицензионного договора (то есть до момента заключения договора), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения. При этом нужно учитывать, что права и обязанности по такому договору в любом случае возникнут у его сторон только с момента государственной регистрации договора. До этого момента использование товарного знака сублицензиатом не основано на договоре и легализуется только заключением (государственной регистрацией) договора, в который включено положение о том, что его условия применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Если же по каким-либо причинам сублицензионный договор так и не будет зарегистрирован, фактическое использование товарного знака может рассматриваться как незаконное. Это дает правообладателю формальное основание для предъявления сублицензиату требований, предусмотренных ст. 1515 ГК РФ (о возмещении убытков либо о выплате компенсации). Уплаченные лицензиату деньги могут быть истребованы сублицензиатом в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 1103 ГК РФ). Кроме того, не исключено, что в этом случае сублицензиат может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Чашина Татьяна, Александров Алексей.