Вопрос-ответ

Организация использует товарный знак, зарегистрированный для индивидуализации товаров и услуг в отношении 08, 16, 27 классов МКТУ (международная классификация товаров, услуг).

Вправе ли организация использовать товарный знак в сети Интернет, на вывесках, в рекламе?

Необходима ли в данном случае регистрация товарного знака по 35 классу МКТУ?

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

То есть, если товарный знак зарегистрирован в отношении некоей группы товаров (работ, услуг), правообладатель такого товарного знака вправе размещать соответствующий товарный знак на вывесках, рекламе, сети Интернет в целях отличия его товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Размещение товарного знака в предложениях о продаже товара и рекламе являются одними из способов использования товарного знака в отношении товаров (работ, услуг), для которых он зарегистрирован (смотрите также постановления ФАС Московского округа от 22.03.2011 N КА-А40/1981-11, Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2013 N 09АП-11397/13 (оставлено в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.10.2013 N С01-54/2013)).

Регистрация товарного знака по 35 классу МКТУ предполагается для осуществления торговой и рекламной деятельности как таковой, вне связи с конкретным видом продаваемых и рекламируемых товаров. К этому классу, в частности, относятся такие услуги, как "Демонстрация товаров (350023)", "Информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] (350093)", "Продвижение товаров для третьих лиц (350071)", "Распространение рекламных материалов (350008)" и другие. Как указывает Роспатент, к 35 классу могут быть отнесены, например, "услуги по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги по развозной продаже товаров", "услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений", "услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов" (п. 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ"). Иначе говоря, товарные знаки, зарегистрированные по данному классу, используются для обозначения деятельности торговых предприятий, рекламных агентств и т.п.

В отсутствии регистрации по 35 классу МКТУ товарный знак, зарегистрированный в отношении товара по иному классу, не будет пользоваться правовой защитой для целей идентификации вышеприведенных услуг, например, услуг розничной торговли. И если такой товарной знак будет зарегистрирован по 35 классу МКТУ в отношении услуг розничной торговли за третьим лицом, то такое третье лицо будет вправе использовать соответствующий товарный знак для идентификации своей торговой деятельности, то есть размещать его на вывесках своих магазинов, использовать в рекламе (рекламировать свою торговую деятельность), использовать в Интернете (например в наименовании сайта, посвященном торговой деятельности) (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.03.2012 N Ф08-809/12, определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.07.2012 N ВАС-8827/12), и, соответственно, по нашему мнению, сможет на основании ст. 1484 ГК РФ запрещать использовать третьим лицам такой товарный знак в отношении соответствующих услуг, например, на вывесках магазинов, используя его в качестве названия магазина.

В то же время, такое лицо не может запретить использовать такой товарный знак в рекламных материалах, в коммерческих предложениях, в сети Интернет лицу, права которого зарегистрированы в отношении того же товарного знака, но по другой группе МКТУ, в целях индивидуализации его товара. Не исключается, полагаем, использование такого товарного знака и в доменном имени сайта, посвященного такому товару.

Что касается использования товарного знака в "пограничных" ситуациях, например на вывеске фирменного магазина производителя товара, зарегистрировавшего товарный знак в отношении соответствующего товара, но не имеющего регистрации этого знака по 35 классу МКТУ, то в случае возникновения спора окончательное решение может быть принято только судом с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ефимова Ольга, Барсегян Артем.