Вопрос-ответ

Организация оказывает услуги по проведению добровольной сертификации пищевых продуктов. По результатам проведенных испытаний продукции заявителю выдаются сертификат соответствия и разрешение на применение знака соответствия. Знак соответствия разработан самой организацией и представляет собой определенное графическое изображение с надписью "добровольная сертификация". Указанный знак зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в качестве знака соответствия системы добровольной сертификации. Кроме того, организация подала заявку в Роспатент на регистрацию указанного знака (в том же изображении и с теми же надписями) в качестве товарного знака.

Может ли организация после регистрации товарного знака продолжать использовать его в качестве знака соответствия при проведении добровольной сертификации? Должны ли договоры на проведение добровольной сертификации, в которых предусматривается право на использование указанного знака, пройти государственную регистрацию в соответствии с требованиями ст. 1490 ГК РФ? Может ли организация видоизменить знак (убрать слова "добровольная сертификация") без регистрации соответствующего изменения в Роспатенте с целью предоставления права на использование указанного знака по лицензионным договорам вне рамок добровольной сертификации? Будет ли применение товарного знака в измененном виде считаться использованием товарного знака с сохранением его охраноспособности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Сам по себе факт регистрации обозначения в качестве товарного знака не препятствует использованию этого обозначения при подтверждении соответствия.

Заключаемые в рамках подтверждения соответствия договоры на проведение добровольной сертификации не могут рассматриваться как лицензионные договоры и государственной регистрации не подлежат.

Обозначение, не совпадающее с зарегистрированным товарным знаком, не подлежит правовой охране. Для использования такого изображения разрешение правообладателя требуется в том случае, если оно сходно с товарным знаком, используется в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (или однородных товаров), и в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Обоснование вывода:

Товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности - охраняемым законом средством индивидуализации (пп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в установленном законом порядке, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477, ст. 1479 ГК РФ).

В ст. 1479 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак возникает и действует на территории РФ в двух случаях:

  1. если товарный знак зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (национальная регистрация);
  2. если это предусмотрено международным договором РФ (международная регистрация).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).

В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак (включая лицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В отсутствие государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Правовой охране подлежит именно то обозначение, которое зарегистрировано в качестве товарного знака. В отношении обозначений, которые не совпадают с зарегистрированным товарным знаком, правообладатель товарного знака исключительных прав не имеет. И хотя, по смыслу п. 3 ст. 1484 ГК РФ, правообладатель вправе разрешать использование сходных с его товарным знаком обозначений, отсутствие исключительного права на такие обозначения, на наш взгляд, не позволяет правообладателю предоставлять другим лицам право использовать видоизмененный товарный знак на основании лицензионных договоров.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг (знак обслуживания), В отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на производимых или продаваемых товарах (этикетках, упаковках), при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот и т.п.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 указанной статьи).

Таким образом, правовая охрана предоставляется товарному знаку исключительно в отношении тех товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых он зарегистрирован, а также в отношении однородных товаров (работ, услуг). Сказанное означает, что изображение, идентичное зарегистрированному для индивидуализации определенных услуг (в данном случае - услуг в системе добровольной сертификации) товарному знаку, может быть использовано путем нанесения на продаваемые третьими лицами товары без согласия правообладателя, если в результате этого не возникает вероятность смешения. Об этом свидетельствует и анализ арбитражной практики (смотрите, например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 11.08.2010 N Ф07-7810/2010 по делу N А66-958/2010, ФАС Московского округа от 20.08.2010 N КА-А40/8554-10 по делу N А40-134234/09-12-895, ФАС Северо-Западного округа от 13.07.2009 N А21-157/2009, ФАС Московского округа от 31.05.2004 N КГ-А40/4075-04-П, Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 N 2979/06, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2010 N 07АП-7270/10, от 27.05.2010 N 09АП-8644/2010, от 24.07.2009 N 09АП-12243/2009, от 26.05.2009 N 09АП-4390/2009).

Более того, в данном случае само по себе нанесение знака соответствия, одновременно зарегистрированного в качестве товарного знака, на продукцию, прошедшую процедуру сертификации, на наш взгляд, не может рассматриваться как использование товарного знака.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации. Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.

Иными словами, законодательством о техническом регулировании установлены специальные основания и порядок маркировки товаров знаками соответствия. Такая маркировка, по смыслу Закона "О техническом регулировании", осуществляется не в целях индивидуализации товара, а исключительно в целях подтверждения соответствия. Поэтому предоставление заявителям права применять знак соответствия в данном случае возможно независимо от регистрации аналогичного изображения в качестве товарного знака и не требует заключения лицензионного договора.

Вопрос о правомерности использования на продукции знака соответствия, совпадающего с зарегистрированным товарным знаком, без разрешения правообладателя может возникнуть только в том случае, если указанный товарный знак зарегистрирован правообладателем для индивидуализации тех же (или однородных) товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых используется сходный с ним до степени смешения знак соответствия. Однако правовые последствия такого использования зависят от конкретных обстоятельств. Так, например, нарушением исключительного права в данном случае будет использование изображения, аналогичного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, если такое использование осуществляется для индивидуализации тех же услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (например, использование указанного товарного знака другим органом по сертификации без разрешения правообладателя). В то же время если изображение, используемое в качестве знака соответствия в системе добровольной сертификации, зарегистрировано органом по сертификации как товарный знак для индивидуализации тех же групп товаров, на которых это изображение наносится в целях подтверждения соответствия, то такое использование, на наш взгляд, не может рассматриваться как нарушение исключительных прав на товарный знак, поскольку осуществляется, во-первых, не в целях индивидуализации товара, а во-вторых, с согласия правообладателя.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Аносова Юлия, Александров Алексей.