Вопрос-ответ

Организация производит упаковочную продукцию с нанесением изображений товарных знаков, дизайнов по макетам, предоставленным заказчиком. В договоре указано, что "Покупатель гарантирует, что ему принадлежат все необходимые права на товарный знак, коммерческие обозначения, изображения, образцы, макеты, слайды, и т.д., передаваемые Поставщику и необходимые для исполнения настоящего Договора, что при производстве товара не будут нарушены авторские, смежные или любые другие права третьих лиц. При предъявлении третьими лицами претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, покупатель самостоятельно разрешает указанные претензии, при этом никаких обязательств у Поставщика перед третьими лицами не возникает". Если возникают сомнения в том, что заказчику принадлежат права на товарный знак, запрашивается дополнительное гарантийное письмо от заказчика (свидетельства о правообладании товарными знаками предоставляются крайне редко).

Существуют ли риски при изготовлении упаковки, если заказчик не является правообладателем такого товарного знака? К какой ответственности может быть привлечен производитель упаковки, если товарный знак наносится по заказу заказчика?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Изготовитель упаковки может быть привлечен к гражданско-правовой и административной ответственности не только в ситуации, когда размещение товарного знака осуществляется им по заказу лица, не имеющего разрешения на использование этого товарного знака, но и в ситуации, когда воспроизведение товарного знака на упаковке товара осуществляется изготовителем упаковки без предварительного получения согласия на это у правообладателя товарного знака (или уполномоченного им лица).

Обоснование вывода:

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Правообладатель, в частности, вправе размещать товарный знак на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Незаконное использование товарного знака, т.е. использование знака без согласия правообладателя, влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ (абзац третий п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Кроме того, согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Буквальное толкование указанных норм позволяет сделать вывод о том, что упаковка товара, как и этикетки, выделены законодателем в отдельный вид материальных носителей, незаконное размещение товарного знака на которых влечет за собой риск привлечения того или иного лица к ответственности. Соответственно, размещение товарного знака на упаковке товара или этикетке не производителем товара, а производителем упаковки (этикетки, контрэтикетки и т.п.), также является использованием товарного знака. Поэтому для того, чтобы действия по размещению товарного знака на этикетке или упаковке товара признавались законным использованием товарного знака, необходимо, чтобы не только заказчик, но и сам изготовитель этикеток или упаковок обладал правом на использование товарного знака, который будет изображен на них.

Такой вывод следует из анализа решения Арбитражного суда Челябинской области от 21.03.2013 по делу N А76-9871/2012. Суд отметил, что до изготовления этикеток ответчик (типография) не направил от своего имени оферту для согласования существенных условий лицензионного соглашения, а также не представил доказательства, свидетельствующие о таком соглашении между истцом и иностранным лицом, заинтересованном в экспорте спорных этикеток, что определяет его вину и наступление ответственности за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) применительно к ст. 401 ГК РФ. При рассмотрении данного спора вышестоящим судом вывод в части признания типографии нарушителем прав правообладателя на товарный знак, а также о правомерности предъявления правообладателем требования о взыскании компенсации был признан правильным (смотрите постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 N 18АП-4782/13, а также постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2014 г. N 18АП-5985/14, постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2013 N С01-236/2013 по делу N А76-9871/2012). При этом доводы ответчика о том, что им осуществлялось не производство товара, а производство этикеток для такого товара, производимого третьим лицом, а также о том, что при этом изготовление этикеток производилось по заказу названного лица и именно это лицо является собственником этикеток, судами приняты во внимание не были.

Таким образом, в рассматриваемом случае до заключения договора, предметом которого является изготовление упаковки товара, изготовитель упаковки должен убедиться в том, что заказчик обладает правом на использование товарного знака, который будет нанесен на упаковку. Кроме того, в силу п.п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ изготовитель должен получить разрешение у правообладателя товарного знака, который будет размещен на упаковке товара (либо у уполномоченного представителя этого правообладателя). До получения соответствующего согласия изготовление упаковки исполнителем будет нарушать исключительное право на товарный знак, что влечет за собой привлечение не только к гражданско-правовой ответственности, но к административной ответственности (смотрите постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2015 г. N 05АП-15859/14; постановление ФАС поволжского округа от 07.04.2011 по делу N А65-22856/2009 (извлечение), решение Ставропольского краевого суда от 25.09.2013 по делу N 7а-520/13).

Как подчеркивают суды, действующее законодательство различает основания для применения мер административной и гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак. В рамках административного дела идентификация правообладателя товарного знака, выяснение объема его правовой охраны производятся не с целью защиты отдельного субъективного права, а с целью установления всех квалифицирующих признаков административного правонарушения и направлены в первую очередь на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок (определение Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 N 19АП-5945/13).

Иными словами, для привлечения нарушителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ не требуется предъявление правообладателем каких-либо требований в рамках осуществления и защиты нарушенных гражданских прав. Безусловно, судья, орган или должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе запросить у правообладателя необходимые сведения (ст. 26.10 КоАП РФ), в том числе о самом факте незаконного использования товарного знака, о наличии или отсутствии согласия правообладателя на его использование (постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2011 N 14АП-3878/11). Заключение правообладателя по вопросу о незаконном воспроизведении товарного знака при рассмотрении спора в суде будет оцениваться судом наряду с другими доказательствами по делу (п. 13 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"). Однако поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, может быть не только обращение правообладателя (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Комарова Виктория, Барсегян Артем.