Вопрос-ответ

ОАО - правообладатель товарного знака (фирменное наименование и логотип) имеет дочернее предприятие - ООО (100% уставного капитала). ООО имеет дочернее предприятие ЗАО, у которого уставной вид деятельности - пассажирские перевозки по специальным заказам работников ООО (доставка на работу и с работы). По устному распоряжению (на планерке) руководство ООО требует от руководства ЗАО нанести на автобусы фирменное наименование и логотип ОАО с целью обозначения принадлежности оказываемых услуг перевозки для определенной отрасли.

Обязательно ли в данном случае необходим лицензионный договор с правообладателем, или достаточно его письма, в котором такое согласие будет выражено?

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 1229 ГК РФ предоставляет правообладателю право распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (которым является и товарный знак), а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование такого средства. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Следовательно, правообладатель может предоставить другому лицу право использовать принадлежащий ему товарный знак любым не противоречащим закону способом, в том числе и прямо не поименованным в ГК РФ. Подчеркнем, что сделать это может именно правообладатель, которым в рассматриваемой ситуации является ОАО. Согласие на такое использование, полученное от иных лиц (применительно к нашей ситуации - от ООО), не являющихся правообладателями, не влечет никаких юридических последствий. Отметим также, что приведенные обстоятельства не свидетельствуют о возникновении у вашей организации обязанности совершать перечисленные в вопросе действия (смотрите, в частности, п.п. 1, 2 ст. 1, п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 53, п. 1 ст. 421, п. 2 ст. 307 ГК РФ).

На вопрос о том, каким именно образом должно быть оформлено такое предоставление права использовать товарный знак, ни законодательство, ни правоприменительная практика не отвечают. На наш взгляд, в зависимости от существа отношений они либо могут охватываться положениями части четвертой ГК РФ (и в этом случае должны оформляться лицензионным договором) либо могут квалифицироваться иным образом (и в этом случае согласие на использование товарного знака может следовать из иного договора либо даже письменного согласия правообладателя). Поясним подробнее.

С одной стороны, согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ по общему правилу право использовать объект исключительных прав может быть предоставлено правообладателем другому лицу именно на основании лицензионного договора.

С другой стороны, из положений части четвертой ГК РФ не следует, что лица, не являющиеся правообладателями, могут использовать товарный знак только на основании лицензионного договора. В ряде случаев ГК РФ допускает использование объектов исключительных прав и без согласия правообладателя (смотрите, например, ст. 1272, 1280 ГК РФ и другие). Использование товарного знака в отсутствие лицензионного договора с правообладателем, но с явно выраженного согласия последнего, как нам представляется, также не может рассматриваться в качестве незаконного. Действительно, ст. 1233 ГК РФ указывает на возможность распоряжения исключительным правом не предусмотренными ГК РФ способами (например путем передачи исключительного права в залог), а формулировка п. 1 ст. 1229 ГК РФ позволяет говорить о том, что правообладатель может, не распоряжаясь принадлежащим ему исключительным правом (то есть не заключая лицензионный договор), разрешить другому лицу использовать соответствующее средство индивидуализации. Примерами такого правомерного использования объекта исключительных прав без заключения лицензионного договора, на наш взгляд, могут служить, например, договор подряда, по которому строительная организация выполняет задание заказчика, реализуя архитектурный проект, или договор, согласно которому рекламораспространитель за вознаграждение сообщает в эфир рекламный ролик, исключительные права на который принадлежат рекламодателю.

Итак, ГК РФ разграничивает полномочие правообладателя распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак от его права разрешать другим лицам использовать это средство индивидуализации. Иными словами, законодательство позволяет правообладателю, не распоряжаясь принадлежащим ему исключительным правом, разрешить другому лицу использовать соответствующий объект определенным способом. Часть четвертая ГК РФ не устанавливает, в какой форме должно быть выражено такое разрешение. По нашему мнению, в зависимости от конкретных обстоятельств согласие правообладателя (ОАО) на использование его товарного знака Вашей организацией может следовать как из письма правообладателя, так из заключенного этими лицами договора возмездного оказания услуг.

Однако ни в законодательстве, ни в судебной практике не содержится критериев, на основании которых можно было бы определить, в каких случаях для использования товарного знака лицом, не являющимся правообладателем, требуется заключение лицензионного договора, а в каких случаях разрешение на такое использование может быть выражено в иной сделке. По нашему мнению, это должно решаться исходя из существа отношений между сторонами. Если использование другим лицом средства индивидуализации носит опосредованный характер и необходимо для исполнения какого-либо обязательства в интересах правообладателя (выполнение работ, оказание услуг, в том числе рекламных и т.п.), то для использования такого средства достаточно согласия (разрешения) правообладателя (ОАО), выраженного в соответствующем договоре (например оказания услуг), а заключать лицензионный договор не требуется. Разумеется, такой договор должен быть заключен в соответствии с предусмотренными ГК РФ правилами, то есть в письменной форме (пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ). Если же основной целью, которую стороны преследуют, заключая договор, является именно предоставление правообладателем другому лицу права использовать товарный знак, то такие отношения должны быть урегулированы путем заключения лицензионного договора. Такой договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александров Алексей.