Вопрос-ответ

Организация 1 является правообладателем товарного знака и планирует заключение лицензионного договора на использование данного товарного знака с Организацией 2. Согласно п. 3 ст. 1232 ГК РФ уполномоченным органом осуществляется государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по договору (ранее осуществлялась регистрация договора). Какое событие в связи с данными изменениями в законодательстве будет являться моментом заключения договора - момент государственной регистрации предоставления права использования товарного знака или момент его подписания сторонами?

Согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденному приказом Минобрнауки от 29.10.2008 N 321, решение о регистрации выносится ФИПС в двухмесячный срок со дня поступления заявления (п. 9.8.). Однако лицензиат (Организация 2) планирует начать использование товарного знака с даты подписания договора (то есть фактически на два месяца ранее срока регистрации предоставления права использования товарного знака).

Могут ли стороны предусмотреть в лицензионном договоре право Организации 2 на использование товарного знака до момента регистрации предоставления права использования товарного знака, руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В рассматриваемой ситуации стороны вправе предусмотреть в условиях лицензионного договора право лицензиата использовать товарный знак до государственной регистрации предоставления права использования данного товарного знака.

Обоснование вывода:

По общему правилу договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, то есть в момент достижения сторонами соглашения по условиям договора (ст. 432 и п. 1 ст. 433 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Однако действительно, начиная с 01.10.2014 государственной регистрации подлежит не сам лицензионный договор, а лишь предоставление права использования товарного знака (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). При несоблюдении этого требования предоставление права использования товарного знака считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Соответственно, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами или уполномоченными ими лицами.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Поэтому полагаем, что в рассматриваемой ситуации стороны вправе распространить условия договора на ранее возникшие отношения, в том числе фактически существующие между сторонами до государственной регистрации предоставления права использования товарного знака. Данный вывод косвенно подтверждается и судебной практикой (смотрите, например, постановление Президиума ВАС РФ от 09.11.2010 N 7552/10, определения ВАС РФ от 19.09.2011 N ВАС-8817/11 и от 26.07.2010 N ВАС-7552/10). Также специалисты Минфина прямо разъяснили, что платежи по лицензионному договору могут включаться в расходы для целей налогообложения прибыли организации с момента начала использования результатов интеллектуальной деятельности до момента государственной регистрации (смотрите письма Минфина России от 23.10.2013 N 03-03-06/1/44292 и от 26.07.2013 N 03-03-06/1/29761).

Таким образом, в описанной в вопросе ситуации стороны, руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ, могут предусмотреть в условиях лицензионного договора право лицензиата использовать товарный знак до государственной регистрации предоставления права использования данного товарного знака.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Счетчикова Валерия, Барсегян Артем.