Вопрос-ответ

Предприятие закупает продукцию у иностранного производителя с незарегистрированным товарным знаком, в настоящее время намерено зарегистрировать товарный знак. После оформления товарного знака право на его использование необходимо передать ряду иных предприятий.

Как зарегистрировать товарный знак и оформить передачу права на его использование, какими нормативно-правовыми актами необходимо при этом руководствоваться?

1. В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Статьей 1479 ГК РФ установлено, что на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Таким образом, до момента регистрации товарного знака в установленном порядке исключительное право на товарный знак не возникает, а следовательно, не может переходить от одного лица к другому.

2. Обращаться за выдачей свидетельства на товарный знак необходимо в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент; п. 5.8.1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 218). Процедура государственной регистрации товарного знака в РФ подробно регламентируется положениями статей 1492-1507 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1492 ГК РФ заявку на государственную регистрацию товарного знака (заявку на товарный знак) может подать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (заявитель). Требования к заявке на товарный знак, а также перечень прилагаемых к ней документов содержатся в ст. 1492 ГК РФ. Кроме того, в настоящее время продолжают действовать Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила). По дате подачи заявки на товарный знак впоследствии устанавливается приоритет товарного знака (п. 1 ст. 1494 ГК РФ, смотрите также постановления ФАС Уральского округа от 30.01.2013 N Ф09-14085/12, ФАС Западно-Сибирского округа от 20.12.2010 по делу N А45-11093/2010, Пятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2011 N 05АП-6802/2010).

Согласно п. 3 ст. 1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать:

  1. заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения;
  2. заявляемое обозначение;
  3. перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (актуальную редакцию этого документа смотрите на сайте Федерального института промышленной собственности по адресу: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/intern ational_classification/trade_marks/article_mktu10_2013);
  4. описание заявляемого обозначения.

Заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака обозначение приводится в заявке следующим образом.

В пространстве под кодом 540 вклеивается изображение (фотография, типографский оттиск и т.п.) заявляемого обозначения на плотной, прочной бумаге форматом 8 х 8 см (в зависимости от вида обозначения размер по ширине его фотографии или оттиска может составлять 8-10 см). Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. Если испрашивается регистрация обозначения в ином, чем черно-белое, исполнении, то под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции. Если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом исполнении, заполнение указанной графы не требуется (п. 3.3. Правил).

В течение месяца со дня подачи заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводит формальную экспертизу заявки, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя (ст. 1498 ГК РФ).

Далее по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы, согласно ст. 1499 ГК РФ проводится экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения).

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и пунктов 1-7 ст. 1483 ГК РФ. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

На основании решения о государственной регистрации товарного знака Роспатент, в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него (на сегодняшний день она составляет 16200 рублей), осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1503 ГК РФ, смотрите также Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 года N 941). В течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков Роспатент выдает заявителю свидетельство на товарный знак по форме, утвержденной приказом Роспатента от 22.08.2003 года N 109 (ст. 1504 ГК РФ).

3. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). По общему правилу право использовать объект исключительных прав может быть предоставлено правообладателем другому лицу именно на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1233, ст. 1489 ГК РФ). Поэтому, если основной целью является именно предоставление правообладателем другому лицу права использовать товарный знак, эти отношения должны быть урегулированы путем заключения лицензионного договора. Такой договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

Отдельно отметим, что заключать лицензионный договор не требуется при наличии обстоятельств, описанных в ст. 1487 ГК РФ. В частности, если в вопросе речь идет о лицах, которые будут приобретать у правообладателя для последующей перепродажи товары, маркированные товарным знаком правообладателя, то последующая реализация этих товаров не является нарушением исключительного права на товарный знак и не требует заключения лицензионного договора (смотрите также постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 года N 5/29).

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Инчин Денис.

Контроль качества ответа: Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александров Алексей.