Вопрос-ответ

Организация является обладателем исключительного права на товарный знак и планирует оформить договоры об использовании товарного знака другими юридическими лицами (использование без права передачи). Будут ли такие соглашения лицензионными? Обязательна ли государственная регистрация договора о передаче неисключительных прав на использование данного знака в рекламе и коммерческих предложениях?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Договор о предоставлении права использования товарного знака является лицензионным договором и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте вне зависимости от вида лицензии и способа использования товарного знака.

Обоснование вывода:

Товарный знак является средством индивидуализации товаров юридических лиц и предпринимателей, которому предоставляется правовая охрана (ст. 1225, 1477 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

По лицензионному договору одна сторона (обладатель исключительного права) на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

В силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор является возмездным, если в самом договоре прямо не установлено иное.

Таким образом, правообладатель (в данном случае - Ваша организация) вправе предоставить право использовать свой товарный знак другому лицу (лицензиату) любым из перечисленных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ способов, причем приведенный перечень способов реализации прав на товарный знак не является исчерпывающим.

Лицензионные договоры могут предоставлять лицензиату право использования товарного знака с сохранением за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) либо без сохранения такого права (исключительная лицензия) (ст. 1236 ГК РФ).

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Соответственно, если Ваша организация заключает отдельное соглашение с другими юридическими лицами об условиях использования товарного знака, правообладателем которого она является, такой договор будет считаться лицензионным, даже если он прямо так не именуется.

В соответствии со ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак (включая лицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В отсутствие государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ в Москве Уханова Ольга, Александров Алексей.