Вопрос-ответ

Организация планирует реализовывать продукцию итальянской компании на территории РФ. Заключены дистрибьюторское соглашение и договор поставки.

Согласно дистрибьюторскому соглашению организация назначается эксклюзивным поставщиком товара на рынок. Дистрибьюторский договор четко определяет права на товарный знак за итальянской компанией. Организация должна осуществлять продвижение продукции итальянской компании на российский рынок (проводить рекламные компании, создавать сайт для продвижения товара, изготавливать рекламные материалы).

Должна ли организация заключать с итальянской компанией лицензионный договор на товарный знак с точки зрения российского законодательства? Какие последствия возникнут для дистрибьютора при отсутствии лицензионного договора?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Товарный знак, прошедший международную регистрацию, не нуждается в дополнительной регистрации в Российской Федерации.

Использование товарного знака при продвижении, рекламе, продаже правомерно приобретенного товара, индивидуализированного этим товарным знаком, по общему правилу не требует заключения лицензионного договора. Однако в некоторых случаях лицензионный договор может потребоваться.

Обоснование вывода:

Из ст.ст. 1477, 1479, 1480 ГК РФ следует, что по общему правилу товарным знаком в Российской Федерации признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированное в качестве товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако ст. 1479 ГК РФ делает также оговорку, что на территории Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В частности, признаются и подлежат защите на территории России товарные знаки, прошедшие международную регистрацию в соответствии с условиями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года. При этом содержание права на товарный знак, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если международным договором или самим кодексом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1231 ГК РФ).

Соответственно, возможно заключение договоров в отношении товарного знака, и не зарегистрированного в Российской Федерации, но прошедшего международную регистрацию.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Под использованием товарного знака понимается, в частности, его размещение в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ).

Разрешение правообладателя на использование товарного знака иными лицами может выражаться в различных формах. В частности, правообладатель может предоставить право использования товарного знака на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Кроме того, закон упоминает о возможности использования товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Арбитражная практика под таким использованием понимает использование товарного знака третьим лицом в рамках тех или иных правоотношений с правообладателем, в том числе по заданию последнего (смотрите определение ВАС РФ от 24 июня 2010 г. N ВАС-7940/10, определение ВАС РФ от 10 декабря 2008 г. N 14996/08).

С учетом изложенного можно сделать вывод, что использование товарного знака третьим лицом возможно на основании не только лицензионного договора, но и иных гражданско-правовых договоров. То есть, если товарный знак используется по заданию правообладателя во исполнение заключенного с ним договора, заключать дополнительно лицензионный договор не требуется.

Кроме того, необходимо учитывать, что в данном случае поставки продукции на территорию России в целях дальнейшего распространения осуществляются непосредственно на основании договора с правообладателем. В связи с этим имеются основания для применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, закрепленного в ст. 1487 ГК РФ. Согласно этой статье не является нарушением исключительного права на товарный знак его использование другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, в случае исчерпания прав на товарный знак не требуется согласие правообладателя на его последующее использование в отношении указанных товаров.

Арбитражная практика допускает использование товарного знака, права в отношении которого исчерпаны, в рекламе правомерно введенных в оборот товаров (смотрите постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. N 14685/03, постановление ФАС Московского округа от 23 мая 2005 г. N КА-А40/4071-05). Вместе с тем имеется позиция, согласно которой использование товарного знака в сети "Интернет" (в том числе в доменном имени) без согласия правообладателя невозможно даже при условии исчерпания прав на товарный знак (смотрите постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2010 г. N КГ-А40/3338-10, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2009 г. N 09АП-10504/2009).

Следует также отметить, что лицо, использующее товарный знак на иных основаниях, нежели лицензионный договор, не вправе прибегать к специальным способам защиты исключительных прав (смотрите ст. 1254 ГК РФ). Кроме того, такое использование не является препятствием для выдачи правообладателем лицензий иным лицам (смотрите п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Акимочкин Дмитрий, Серков Аркадий.