Вопрос-ответ

Организация планирует заключить с правообладателем лицензионный договор, по которому ей (лицензиату) будет предоставлено право использования определенного программного обеспечения, при этом договор будет содержать условие о запрете лицензиару заключать аналогичные договоры с определенной категорией юридических лиц.

Влечет ли включение такого условия в лицензионный договор какие-либо юридические риски?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Приведенное условие не соответствует действующему законодательству и является ничтожным. Включение такого условия в лицензионный договор может явиться основанием для признания лицензионного договора недействительным в целом.

Обоснование вывода:

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено ГК РФ, и по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 9 ГК РФ)

Одним из способов распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности является предоставление права его использования другому лицу на основании лицензионного договора (п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением либо без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Перечень видов лицензионных договоров, приведенный в п. 1 ст. 1236 ГК РФ, является исчерпывающим.

Как видим, единственным предусмотренным законом способом распоряжения исключительным правом, при котором это право сохраняется за правообладателем, однако правообладатель временно лишается возможности разрешать другим лицам использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности, является выдача исключительной лицензии. Возможность выдачи лицензии, по условиям которой правообладатель лишался бы возможности выдавать разрешать использование результата интеллектуальной деятельности лишь определенной категории лиц, законом не предусмотрена. Следовательно, условие о подобном добровольном ограничении правообладателем собственных прав, зафиксированное в лицензионном договоре, не соответствует п. 2 ст. 9 ГК РФ, в связи с чем является ничтожным (ст. 168 ГК РФ).

Само по себе это не влечет недействительности всего лицензионного договора: недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК РФ). Иными словами, независимо от включения указанного в вопросе условия в лицензионный договор у правообладателя сохранится право разрешать использование объекта исключительных прав другим лицам, а выданная им лицензия, в силу п. 2 ст. 1236 ГК РФ, должна считаться простой (неисключительной). Если же в случае возникновения спора будет установлено, что лицензионный договор не был бы заключен без включения в него указанного в вопросе условия, недействительным будет считаться договор в целом.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Кузнецова Елена, Александров Алексей.