Вопрос-ответ

Организация является правообладателем секрета производства (ноу-хау). Она заключила лицензионный договор, передала право использования ноу-хау лицензиату. Однако теперь организация хочет передать права и обязанности правообладателя по этому договору третьему лицу.

Каким образом это сделать?

Исходя из п. 1 ст. 382 и ст. 391 ГК РФ права и обязанности по договору могут перейти к другому лицу на основании закона, а также на основании сделки (уступки права требования, перевода долга).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ). Лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, по общему правилу у каждой из сторон лицензионного договора возникают по отношению к другой стороне договора и права, и обязанности.

Сделка по передаче одновременно прав и обязанностей по договору имеет признаки как уступки требования, так и перевода долга. Следовательно, если лицензиар имеет намерение передать права и обязанности по лицензионному договору другому лицу, заключаемое с этим лицом соглашение должно соответствовать и правилам об уступке требования (параграф 1 главы 24 ГК РФ), и правилам о переводе долга (параграф 2 главы 24 ГК РФ) (смотрите также п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. N 120). В соответствии с п. 2 ст. 382 ГК РФ согласия должника на уступку требования не требуется (если иное не предусмотрено законом или договором). Его следует лишь уведомить о состоявшейся уступке. Перевод же долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК РФ).

Поэтому сделка по передаче прав и обязанностей по лицензионному договору третьему лицу не может быть совершена без письменного согласия кредитора (лицензиата).

Согласно ст.ст. 1235, 1238, 1469 ГК РФ лицензиаром (сублицензиаром) по лицензионному (сублицензионному) договору может быть только обладатель исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности (или лицо, имеющее право использования этого результата по лицензионному договору).

Следовательно, для перехода к другому лицу обязанностей по предоставлению прав использования секрета производства это другое лицо должно являться обладателем исключительного права на секрет производства или права использования секрета производства на основании лицензионного договора.

  1. Если первый лицензионный договор предполагает сохранение за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 2 ст. 1236 ГК РФ), то лицензиар может заключить лицензионный договор на предоставление права использования секрета производства с третьим лицом. После этого стороны второго лицензионного договора смогут заключить соглашение о передаче лицензиату по этому договору прав и обязанностей лицензиара по первому лицензионному договору. Как уже отмечалось, это возможно только с согласия лицензиата, являющегося стороной первого лицензионного договора. Данный договор после замены в нем лицензиара фактически станет сублицензионным договором, а лицензиат, в свою очередь, станет сублицензиатом. Следует отметить, что права сублицензиата напрямую зависят от объема прав сублицензиара, которые ограничены по сравнению с правами обладателя исключительного права. В этом случае на отношения по сублицензионному договору могут оказывать влияние правоотношения по лицензионному договору. Иными словами, несмотря на неизменность предмета обязательства, изменяются условия реализации лицензиатом своих прав по договору. В этой связи, на наш взгляд, от лицензиата необходимо получить согласие не только на замену должника в обязательстве, но и на перемену лицензионного договора в сублицензионный.
  2. Правообладатель может заключить договор о передаче принадлежащего ему исключительного права на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства (ст. 1468 ГК РФ).

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). В этом случае права и обязанности лицензиара по такому договору (обязанность по предоставлению права использования секрета производства и право на уплату вознаграждения за пользование им) переходят к приобретателю исключительного права на секрет производства в силу закона (смотрите также п. 13.8 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29). Соответственно, дополнительно совершать сделку, направленную на передачу этих прав и обязанностей третьему лицу (новому правообладателю), не требуется.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Бахтина Анастасия, Александров Алексей.