Вопрос-ответ

По договору на выполнение опытно-конструкторских работ ОАО (заказчик) заказал ЗАО (исполнитель) работу - разработку и освоение производства микросхемы. Работы исполнителем выполнены, оплачены заказчиком полностью. В акте сдачи-приемки работ стороны договора согласовали, что правообладателем является заказчик, из условий договора это тоже следует. Какие-либо заявки в Роспатент никем не подавались.

Вправе ли исполнитель продавать третьим лицам микросхему? Если нет, то какие меры правового воздействия может предпринять заказчик, чтобы защитить свои интересы?

Согласно п. 1 ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

В силу п. 1 ст. 772 ГК РФ стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ) При этом права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ (п. 3 ст. 772 ГК РФ).

В рассматриваемом случае, как следует из вопроса, вещественный результат работ был передан по акту заказчику. При этом отметим, что, если результат работ не включает в себя результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, использование его исполнителем при производстве микросхем для продажи третьим лицам не нарушает законодательство.

Если же результаты интеллектуальной деятельности содержатся в результате работ по договору на выполнение опытно-конструкторских работ, то права исполнителя на такие результаты зависят от их вида.

1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец

В силу ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом в соответствии с п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в Роспатент заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В рассматриваемой ситуации заявка в Роспатент не подавалась. Следовательно, на данный момент неправомерно говорить о том, что в результате работ по договору на выполнение опытно-конструкторских работ использовано изобретение, полезная модель или промышленный образец.

2. Топология интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных

Как указано в п. 1 ст. 1262, п. 1 ст. 1452 ГК РФ, топология интегральных микросхем, программы для ЭВМ и базы данных регистрируются в Роспатенте по желанию правообладателя. Соответственно, исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности признается за заказчиком с момента подписания акта приема-передачи работ по договору.

Согласно п. 2 ст. 1297, п. 2 ст. 1462 ГК РФ в случае, когда в соответствии с договором (в том числе на выполнение опытно-конструкторских работ) между исполнителем и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральных микросхем передано заказчику, исполнитель вправе использовать созданную топологию для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное.

Таким образом, если результат работ по договору на выполнение опытно-конструкторских работ содержит перечисленные результаты интеллектуальной деятельности, то исполнитель, обладая простой (неисключительной) лицензией на эти результаты, не вправе передавать их третьим лицам, в том числе при продаже вещи.

Защита исключительного права может осуществляться заказчиком способами, предусмотренными ст. 1252 ГК РФ, в частности путем предъявления требования к исполнителю:

  • о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Кроме того, в силу п. 2 ст. 1252 ГК РФ в порядке обеспечения иска о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).

3. Секрет производства (ноу-хау)

Как следует из ст. 1465 ГК РФ, секрет производства государственной регистрации в Роспатенте не подлежит. Соответственно, исключительное право на него возникает у заказчика с момента подписания акта приема-передачи работ по договору (ст. 1471 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства обязан возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Штукатурова Татьяна, Барсегян Артем.